Противостояние товарного знака и наименования места происхождения товара (НМПТ)

Товарные знаки (ТЗ) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ) представляют собой важные объекты интеллектуальной собственности, которые подлежат охране со стороны государства. Оба этих инструмента служат для защиты интересов правообладателей, однако в реальной практике нередко возникают ситуации, когда интересы владельцев товарных знаков сталкиваются с правами на наименования мест происхождения товаров.

В данной статье я намерен рассмотреть конкретный случай спора с Роспатентом, в рамках которого я представлял интересы пострадавшего правообладателя, а также предоставить практические рекомендации, которые могут оказаться полезными для успешного разрешения подобных дел.

Дело А40-174817/2022 связанное с товарным знаком “РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ” и НМПТ “Русская водка”

В качестве примера я возьму собственный кейс – дело А40-174817/2022 связанное с товарным знаком “РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ” и НМПТ “Русская водка”.

В этом случае владелец данного товарного знака предоставил другой стороне по лицензионному договору неисключительное право на использование своего товарного знака. В связи с этим он направил в Роспатент необходимые документы для государственной регистрации данного права. Однако, после рассмотрения заявки, Роспатент отказал в регистрации перехода неисключительного права на товарный знак.

Основной причиной отказа стало нарушение пункта 3 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), согласно которому товарный знак, в данном случае «РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ», оказался схожим до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Русская водка», права на которое у заявителя отсутствовали.

Изучив все представленные материалы, я сформулировал правовую позицию, которую далее изложу для практического использования читателями, чтобы они могли черпать из нее полезные знания.

Правовая позиция

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ, правообладатель имеет право распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым способом, который не противоречит закону и существу данного исключительного права. Это включает возможность предоставления права использования по лицензионному договору другому лицу.
2. При этом, согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ, в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, такие действия как отчуждение исключительного права, залог этого права и предоставление права использования также требуют государственной регистрации. Порядок и условия этой регистрации устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ, государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется по заявлению сторон договора. Это заявление может быть подано как одной из сторон, так и обеими сторонами. В случае подачи заявления одной стороной, к нему должен быть приложен один из следующих документов на выбор заявителя:
   • подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенная нотариусом выписка из договора или сам договор.

Товарный знак «РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ» был зарегистрирован с учетом существующих прав на НМПТ «Русская водка», что и стало причиной возникновения конфликта. Важно отметить, что товарные знаки и наименования мест происхождения товаров имеют свои особенности и правила регистрации, которые необходимо учитывать при ведении бизнеса.

В данном случае, для успешного разрешения спора, необходимо было тщательно проанализировать все факторы, которые могли повлиять на решение Роспатента. В первую очередь, следует обратить внимание на степень схожести товарного знака и наименования места происхождения товара. Если товарный знак может ввести потребителя в заблуждение, это является весомым основанием для отказа в регистрации.

Суд поддержал мои доводы, удовлетворив заявление в полном объеме. Последующие апелляционная и кассационные жалобы Роспатента в Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд РФ были оставлены без удовлетворения (дело № А40-174817/2022).

Правообладатели товарных знаков должны быть внимательны к условиям лицензионных договоров. Необходимо четко прописывать права и обязанности сторон, а также условия, при которых может осуществляться переход прав на товарный знак. Это поможет избежать недоразумений и конфликтов в будущем.

Рекомендации правообладателям

Также рекомендую всем правообладателям проводить предварительные проверки на наличие зарегистрированных товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, которые могут быть схожи с их собственными. Это позволит заранее выявить возможные риски и избежать споров с Роспатентом.

В заключение, хочу подчеркнуть, что защита интеллектуальной собственности — это сложный и многогранный процесс, который требует внимательного подхода и глубокого понимания законодательства.

Важно не только знать свои права, но и уметь их защищать, используя все доступные юридические инструменты. Надеюсь, что приведенные рекомендации окажутся полезными для тех, кто сталкивается с подобными вопросами в своей практике.